Un « nom de domaine » n’est pas une « marque » et inversement. 

Pour autant, l’un comme l’autre sont des outils stratégiques pour toute entreprise. L’un et l’autre doivent être protégés.

Une marque peut prendre plusieurs formes et cumuler plusieurs signes (marque verbale, semi-figurative, logo, slogan, marque sonore, 3D, etc). La marque est un titre exclusif de propriété industrielle protégé pour une durée de 10 années renouvelable.

Un nom de domaine est une séquence uniquement textuelle, sans élément graphique, localisant et donnant accès à un site internet. À la différence de la marque, le détenteur d’un nom de domaine ne bénéficie pas d’un droit de propriété intellectuelle. En réalité, les noms de domaine ne bénéficient d’aucun régime spécifique alors que les atteintes sont fréquentes.

Le nom de domaine

Le nom de domaine est composé de quatre parties, exemple :
http://www.marketing-elevator.com

• Le protocole (« http:// » ou « https://») : il s’agit d’un ensemble de règles et de procédures à respecter pour recevoir et émettre des données sur le réseau.

• Le préfixe (www.) : il précise le réseau internet utilisé. Celui-ci n’est généralement pas indispensable pour atteindre les sites internet.

• Le radical (marketing-elevator) qui identifie le site.

• Pour ce qui est du suffixe (.com), le futur détenteur a le choix entre plusieurs types : 
  • Les « country code Top Level Domain » (ccTLDs) et les « generic Top Level Domain » (gTLDs).
  • Le premier indique le pays d’où est originaire le site internet (.fr ; .es ; .de), il est toujours composé de deux caractères.
  • Le second est composé de trois caractères minimum et est censé décrire l’objet du site (.edu pour l’éducation ; .com pour les sites à vocation commerciale ; .org pour les associations et organisations etc). Cependant, ce caractère descriptif n’est pas toujours respecté puisque tous les sites internet en .com n’ont pas tous une vocation commerciale. 
  • Les « new TLD » , il en existe trois catégories
    • Les extensions ouvertes : extensions en caractères non latins (ex en langue russe ou chinoise) extensions géographiques (.paris, .bzh, etc.) reliées à un lieu, ville ou région, extensions sectorielles ou communautaires fondées sur des termes génériques qui indiquent la spécialisation d’un site web (.hotel, .radio, .music, .gay, .maori, etc).
    • Les extensions réservées à une cible spécifique (.banque, .museum etc)
    • Les extensions fermées, pour les entreprises qui déposent leur propre nom en tant qu’extension et s’en réserve l’utilisation exclusive (.fnac, .amazon etc).

Le nom de domaine est réservé pour une durée qui varie en fonction de l’extension choisie. En général, les ccTLDs sont enregistrés pour une période d’un an renouvelable indéfiniment. Pour ce qui est des gTLDs, ils peuvent être déposés et renouvelés pour des périodes allant jusqu’à 10 ans. 

Une marque est enregistrée pour des produits et services spécifiques : sa protection est limitée à ces derniers. Un nom de domaine est quant à lui réservé de manière absolue, sans que son titulaire n’ait à renseigner son activité : il ne sera toutefois protégé que pour l’activité exploitée sur le site internet en lien avec ce nom de domaine.

Nombreux sont ceux qui sont persuadés que la réservation de leur nom de domaine suffit à les protéger. Or, si une marque est bien protégée à partir du jour de son dépôt, un nom de domaine n’est protégé qu’à compter de la date de commencement de son exploitation. Un nom de domaine non exploité (i.e non relié à un site internet) ne permet pas de s’opposer à l’enregistrement d’une marque.

Recherche d’antériorité

L’INPI, en charge des enregistrements de marques, ne contrôle pas la similarité des marques déposées.

Plusieurs marques identiques peuvent coexister en l’absence de contestation. Par contre, un registrar est dans l’impossibilité de permettre la réservation de deux noms de domaine identiques, pour la même extension, car il s’agit d’une adresse unique permettant d’accéder à un seul site.

Que ce soit avant le dépôt d’une marque ou la réservation d’un nom de domaine, prenez la peine de faire des recherches d’antériorité. Celles-ci vous permettront de savoir si un nom de domaine préexiste à celui de votre marque et dans quel domaine, voire si l’extension de votre propre nom de domaine envisagé est disponible. Si le nom de domaine est indisponible, même sans lien avec votre activité, il peut faire obstacle à votre projet de marque. 

La marque comme le nom de domaine représentent tous deux des antériorités opposables à une marque postérieure. Depuis le 11 décembre 2019, le nom de domaine, à l’instar de la marque, peut être invoqué à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque devant l’INPI.

Un nom de domaine ne remplace pas une marque. Seule la marque permet à son titulaire d’agir en contrefaçon. Le titulaire d’un nom de domaine peut agir en concurrence déloyale pour laquelle il est plus compliqué d’en apporter la preuve et d’obtenir la réparation d’un préjudice. Il est donc fortement conseillé, lorsque vous prévoyez d’exploiter un nom, de déposer la marque correspondante afin de vous donner le maximum de chances en cas de litige.

NB :  depuis l’entrée en vigueur du RGPD…, l’annuaire mondial des noms de domaine (annuaire WHOIS) géré par l’ICANN doit requérir votre consentement pour faire apparaître vos données personnelles sur les fiches d’identité des noms de domaine. Auparavant, l’identité du titulaire, son e-mail, son adresse, voire sont n° de tel étaient systématiquement mentionnés.

N’hésitez-pas à nous poser des questions ou nous faire part de sujets que vous souhaiteriez voir traiter 

Auteur : Maitre Yael Wolmark 
Publié le 16 décembre 2020

Spécialisée en droit des nouvelles technologies, de l’information, de la communication et de la propriété intellectuelle, Yaël WOLMARK, Avocat au Barreau de Paris et Médiateur Européen. Art & Industry Protection porte un projet singulier : accompagner chacune des étapes de la protection, du développement national, européen, international, économique et juridique des actifs immatériels des entreprises.